2024후11125 이 사건 정정발명의 확대된 선출원 규정 위반 여부, 진보성 부정 여부, 명세서 기재요건 위반 여부 등이 문제 된 사건
1) 쟁점
실체법적 쟁점
- 중수소화된 화합물 관련 정정발명이 구 특허법 제42조 제3항(발명의 상세한 설명 기재요건) 및 제42조 제4항 제1호(청구범위의 뒷받침 요건)를 충족하는지 여부
- 이 사건 정정발명 제14항이 선출원발명과 실질적으로 동일하여 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정에 위반되는지 여부
- 이 사건 정정발명 제14항 및 관련 청구항들의 진보성이 선행발명들의 결합에 의해 부정되는지 여부
소송법적 쟁점
- 원심의 사실인정이 자유심증주의의 한계를 벗어났는지 여부
2) 사실관계
- 피고(주식회사 △△△)는 명칭 생략의 특허(특허번호 생략)의 특허권자로, 특허심판원 심결(2023. 10. 11.자 2023정32 정정심결)에 의해 정정된 이 사건 정정발명을 보유함
- 이 사건 정정발명은 중수소화된 화합물에 관한 것임
- 원고(○○○ 주식회사)는 이 사건 정정발명에 대해 ① 명세서 기재요건 위반, ② 확대된 선출원 규정 위반, ③ 진보성 부정을 이유로 등록무효 심판을 청구함
- 특허법원(원심)은 원고의 주장을 모두 배척하고 이 사건 정정발명이 유효하다고 판단함
- 원고가 상고
3) 적용법령 및 판례요지
적용법령
| 조문 | 요지 |
|---|
| 구 특허법(2011. 5. 24. 개정 전) 제42조 제3항 | 발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 함 |
| 구 특허법 제42조 제4항 제1호 | 청구항은 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침되어야 함 |
| 구 특허법 제29조 제3항 | 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일한 후출원발명은 특허를 받을 수 없음(확대된 선출원 규정) |
판례요지
- 명세서 기재요건(제42조 제3항)
- 명세서 기재의 정도: 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해하고 동시에 재현할 수 있는 정도를 의미함(대법원 2010후2582 판결 등 참조)
- 뒷받침 요건(제42조 제4항 제1호)
- 출원 당시의 기술수준을 기준으로 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명에 관한 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단함
- 발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 뒷받침 요건을 충족함(대법원 2014후2061 판결 등 참조)
- 확대된 선출원 규정의 발명 동일성(제29조 제3항)
- 발명의 동일성은 진보성과 구별되는 개념으로, 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작하여 판단함
- 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이일 뿐이라면 실질적으로 동일함
- 그러나 기술적 구성 차이가 위 정도를 벗어난다면, 설령 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 동일하다고 볼 수 없음(대법원 2017후2369, 2376 판결 등 참조)
- 진보성 판단
- 선행기술의 범위·내용, 발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준을 파악한 후, 통상의 기술자가 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 함(대법원 2019후11756 판결 등 참조)
- 여러 선행기술 문헌을 인용한 진보성 판단 시, 인용 기술의 조합·결합에 대한 암시·동기가 선행기술 문헌에 제시되어 있거나, 출원 당시의 기술수준·기술상식·기본적 과제·발전 경향·업계 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 결합에 이를 수 있다고 인정되어야 진보성이 부정됨(대법원 2008후3377, 2017후2543 판결 등 참조)
4) 적용 및 결론
쟁점① 명세서 기재요건 위반 여부
- 법리: 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식 없이 명세서 기재에 의해 발명을 정확히 이해·재현할 수 있는 정도이면 기재요건 충족; 발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위까지 확장·일반화할 수 있으면 뒷받침 요건 충족
- 포섭: 이 사건 정정발명은 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 중수소화된 화합물을 쉽게 실시할 수 있고, 발명에 관한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화 가능하다고 원심이 판단함
- 결론: 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호의 명세서 기재요건을 충족함; 상고이유 제1, 2 기각
쟁점② 확대된 선출원 규정 위반 여부
- 법리: 기술적 구성의 차이가 주지관용기술의 부가·삭제·변경에 지나지 않아 새로운 효과가 없는 미세한 차이에 불과한 경우에만 실질적 동일성 인정; 그 정도를 벗어나면 통상의 기술자가 쉽게 도출 가능한 범위여도 동일 불인정
- 포섭: 이 사건 제14항 정정발명과 선출원발명은 기술적 구성에 차이가 있고, 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하다고 볼 수 없음
- 결론: 두 발명이 실질적으로 동일하다고 볼 수 없어 확대된 선출원 규정에 위반되지 않음; 상고이유 제3 기각
쟁점③ 진보성 부정 여부
- 법리: 선행기술 결합에 대한 암시·동기가 있거나 기술수준·기술상식·업계 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 결합에 이를 수 있어야 진보성 부정
- 포섭: 이 사건 제14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하거나 선행발명 1, 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 없음; 이 사건 제15항부터 제18항, 제20항, 제22항부터 제26항까지의 정정발명도 제14항의 기술적 특징을 포함하므로 마찬가지로 진보성이 부정되지 않음
- 결론: 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되지 않음; 상고이유 제4 기각
최종 결론: 상고 기각, 상고비용 원고 부담 (관여 대법관 일치 의견)
참조: 대법원 2026. 5. 14. 선고 2024후11125 판결
