이 사건 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부가 문제 된 사건[대법원 2026. 8. 12. 선고 중요판결]

2023후10637 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부가 문제 된 사건

1) 쟁점

실체법적 쟁점

LNG 탱크 제작용 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어에 관한 이 사건 정정발명(제1~4항)의 진보성이 선행발명 1, 4로부터 부정되는지 여부
합금발명의 진보성 판단 시 조성성분의 함량범위 차이, 조성조건, 용도 한정, 작용효과의 임계적 의의 인정 여부

소송법적 쟁점

원심이 합금발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였는지 여부
통상의 기술자의 기술수준에 관한 심리 미진 및 자유심증주의 한계 위반 여부
판단누락으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있는지 여부

2) 사실관계

원고는 "LNG 탱크 제작용 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어"라는 명칭의 특허(이 사건 정정발명)에 관하여 2022. 2. 24.자 정정청구에 의해 정정된 발명의 권리자임
이 사건 정정발명과 선행발명 1, 4는 모두 스테인리스강 플럭스 코어드 와이어에 관한 발명이라는 점에서 공통됨
제1, 2항 정정발명 vs. 선행발명 1 비교
- 조성성분 실질적 동일, 선행발명 1의 대부분 함량범위가 이 사건 제1, 2항 정정발명의 함량범위에 포함되거나 중첩됨
- 선행발명 1에 기재된 성분 함량관계 역시 이 사건 제1, 2항 정정발명의 관계식 1을 충족함
- 차이점: ① 용접대상(이 사건 정정발명: 9%Ni강 / 선행발명 1: SUS316, SUS316L), ② 망간 함량범위(이 사건 정정발명: 3.0~8.0중량% / 선행발명 1: 1.0~3.0중량%), ③ 인과 황 합계 함량범위(이 사건 정정발명: 0.1중량% 이하 명시 / 선행발명 1: 명시적 개시 없음)
제3, 4항 정정발명 vs. 선행발명 4 비교
- 조성성분 실질적 동일, 선행발명 4의 대부분 함량이 이 사건 제3, 4항 정정발명의 함량범위에 포함됨
- 선행발명 4에 기재된 함량관계 역시 이 사건 제3, 4항 정정발명의 관계식 2, 3을 충족함
- 차이점: ① 용접대상(이 사건 정정발명: 9%Ni강 / 선행발명 4: 18%Cr-12%Ni-2%Mo-N강 등), ② 망간 함량범위(이 사건 정정발명: 2.0~5.0중량% / 선행발명 4: 1.51중량%, 1.44중량%로 범위 미포함), ③ -196℃ 샤르피 충격인성값 한정(이 사건 정정발명: 33~45J 한정 / 선행발명 4: 해당 수치 명시적 개시 없음)

3) 적용법령 및 판례요지

적용법령

조문	요지
특허법 제29조 제2항	통상의 기술자가 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 특허를 받을 수 없음(진보성 부정)

판례요지

발명의 진보성 부정 여부 판단 시, 선행기술의 범위와 내용, 발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 그 차이를 극복하고 선행기술로부터 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 함 (대법원 2007후3660, 대법원 2021후10343 판결 참조)
합금에 관한 발명에 있어서는 합금 성분의 조성범위 및 조성조건, 조직상태, 합금의 고유한 성질, 용도, 작용효과 등을 고려하여 판단하여야 함 (대법원 2005후438 판결 참조)

4) 적용 및 결론

쟁점 1 — 제1, 2항 정정발명의 진보성

법리 합금발명의 진보성은 조성범위·조성조건·조직상태·고유한 성질·용도·작용효과를 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지 판단함.

포섭

(용접대상 차이) 이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명에는 해당 플럭스 코어드 와이어가 9%Ni강 용접에 적합하게 되는 기술적 원리나 조직상태의 특성에 관한 기재를 찾아보기 어려움. 오히려 발명의 과제로 '구조용 강 소재의 제약 없이 용접이 가능한 용접재료 개발'이 기재되어 있을 뿐이므로, 9%Ni강 용접에 특히 적합한 특정한 조직상태 또는 고유한 성질을 가진 와이어를 의미한다고 보기 어려움
(망간 함량범위 차이) 양 발명 모두 망간이 탈산원소로서 기능하고 망간 함량범위 하한은 충분한 탈산 효과를 확보하기 위한 것임을 동일하게 기재하고 있어, 하한을 달리한 사정이 선행발명 1과 구별되는 새로운 기술적 의의나 작용효과로 이어진다고 보기 어려움
(인과 황 합계 함량범위 차이) 양 발명 모두 인과 황을 불순물로 규정하고 가능한 한 낮게 관리하는 것이 바람직함을 기재하고 있어, 0.1중량% 이하로 한정한 것은 통상적인 기술적 고려의 범주를 벗어난다고 보기 어려움
발명의 설명에 망간 함량범위 및 인과 황 합계 함량범위 내외에서의 임계적 의의나 작용효과 차이를 보여주는 실험결과나 실시예가 기재되어 있지 않음

증거

이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명 및 청구범위 기재 내용
선행발명 1의 기재 내용 (조성성분·함량범위·탈산원소 기재)

결론 이 사건 제1, 2항 정정발명은 선행발명 1로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성 부정됨.

쟁점 2 — 제3, 4항 정정발명의 진보성

법리 동일(위 쟁점 1 참조).

포섭

(용접대상 차이) 제1, 2항 정정발명과 동일한 이유로, 9%Ni강 용접에 적합한 특정한 조직상태 또는 고유한 성질을 가진 와이어를 의미한다고 보기 어려움
(망간 함량범위 차이) 이 사건 제3, 4항 정정발명의 망간 함량범위 하한과 선행발명 4가 개시하는 망간 함량의 차이는 0.49중량% 또는 0.56중량%에 불과하고, 발명의 설명에 해당 함량범위 내외의 임계적 의의나 작용효과 차이를 보여주는 실험결과나 실시례가 기재되어 있지 않음
(샤르피 충격인성값 차이) 양 발명의 합금조성에 별다른 차이가 없고, 선행발명 4의 인장강도(640MPa, 650MPa)가 이 사건 제3, 4항 정정발명의 인장강도 범위(640~740MPa) 내에 있음. 기록상 극저온에서의 샤르피 충격인성값에 특별한 차이가 있다고 볼 만한 사정이 확인되지 않음

증거

이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명 및 청구범위 기재 내용
선행발명 4의 기재 내용 (조성성분·함량·인장강도 수치 기재)
기록상 확인되지 않는 샤르피 충격인성값의 차이

결론 이 사건 제3, 4항 정정발명은 선행발명 4로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성 부정됨.

최종 결론

원심의 진보성 부정 판단에 합금발명의 진보성 판단에 관한 법리 오해, 심리 미진, 자유심증주의의 한계 일탈, 판단누락 등 판결에 영향을 미친 잘못이 없음 → 상고 기각

참조: 대법원 2026. 8. 12. 선고 2023후10637 판결

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