2011다67651 특허등록명의이전

1) 쟁점

실체법적 쟁점

• 상법 제398조(이사와 회사 간 자기거래) 위반을 이유로 한 공유계약 무효 주장의 허용 주체
• 자기거래 무효를 주장할 수 없는 거래상대방(이사)이 처분권 위임약정의 효력까지 다툴 수 없는지 여부
• 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 권리 일부 지분에 관한 명시적·묵시적 양도 합의의 존부
• 이 사건 공유계약과 별개로 피고가 특허권 지분을 보유하는지 여부

소송법적 쟁점

• 소외 1 회사에게 피고의 지분 처분에 관한 적법한 대리권이 있었는지 여부 및 그 증명책임의 소재
• 원심의 심리미진 해당 여부

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2) 사실관계

• 소외 1 회사·피고·소외 2는 2005. 5. 16. 메타아르세나이트 항암제 '코미녹스' 연구개발 성과물(이하 '이 사건 성과물')을 세 당사자가 공유하고, 피고와 소외 2는 성과물 처분 권한을 소외 1 회사에 위임하는 내용의 공유계약(이하 '이 사건 공유계약')을 체결함
• 소외 1 회사는 2005. 12. 15. 원고와 이 사건 성과물에 관한 모든 권리를 원고에게 양도하고, 원고로부터 로열티를 지급받는 내용의 개발양도계약(이하 '이 사건 개발양도계약')을 체결함
• 이 사건 성과물에는 국제출원(PCT), 그 지정국 단계 특허권(원심판결 별지 2 목록), 그 지정국 단계 특허출원(원심판결 별지 3 목록)이 포함됨
• 피고는 이 사건 공유계약 체결 이전인 2001. 4. 28. 및 2002. 4. 25. 자신과 소외 2를 공동발명자로, 자신·소외 2·소외 1 회사를 공동출원인으로 하여 이 사건 메타아르세나이트 항암제 관련 특허출원을 한 바 있음(이하 위 특허권을 '이 사건 특허권'이라 함)
• 피고는 위 특허발명의 기술적 사상 창작에 실질적으로 기여한 발명자는 아니나, 특허발명 및 관련 권리를 소외 1 회사에 귀속시키는 과정에서 상당히 기여한 사정이 있음
• 원심은 이 사건 공유계약이 이사와 회사 간 자기거래에 해당하여 이사회 승인 없이 무효이나, 원고가 선의의 제3자에 해당하여 원고와 피고 사이에서는 무효라 할 수 없다고 판단하고, 피고의 항변을 배척하였음

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3) 적용법령 및 판례요지

적용법령

조문	요지
상법 제398조	이사와 회사 간 거래 시 이사회 승인 요구
특허법 제37조 제1항	특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로 양도 가능

판례요지

• 상법 제398조 위반의 무효 주장 허용 주체: 상법 제398조는 이사가 그 지위를 이용하여 회사와 직접 거래하거나 이사 자신의 이익을 위해 회사와 제3자 사이의 거래를 함으로써 회사 및 주주에게 손해를 입히는 것을 방지하려는 규정임. 따라서 이사와 회사 간 거래가 동 조항을 위반하였음을 이유로 무효를 주장할 수 있는 자는 회사에 한정되고, 거래상대방이나 제3자는 특별한 사정이 없는 한 무효를 주장할 이익이 없음. 거래상대방인 당해 이사 스스로가 위 규정 위반을 내세워 그 거래의 무효를 주장하는 것은 허용되지 않음(대법원 1973. 10. 31. 선고 73다954 판결, 대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다71271 판결 참조)