2013다45037 손해배상(기)

1) 쟁점

실체법적 쟁점

• 상표법 제67조 제5항(손해액 인정) 적용 요건으로서 손해 발생 사실의 주장·증명 정도
• 상표권 침해로 인한 영업상 손해 발생의 사실상 추정 가능 여부
• 적법한 상표사용권자로부터 매수한 제품 재판매 시 상표 소진 이론 적용 및 상표권 침해 해당 여부
• 상표법상 손해배상 범위(손해액 산정)의 적정성

소송법적 쟁점

• 원고만 항소한 경우 제1심 원고 승소 부분에 대한 피고의 상고 적법 여부
• 항소심 심판범위와 상고대상 범위의 관계

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2) 사실관계

• 원고(주식회사 셰프라인)는 이 사건 상표의 상표권자로서 스텐레스 스틸 제품 등 가정용 주방기구 제조·판매업을 영위하고, 피고(주식회사 홈파워 코리아)에게 이 사건 상표의 통상사용권을 설정하고 상표사용료를 수령함
• 원고는 통상사용권 설정 대상 제품에 관하여 A/S 상담업무 등 영업을 영위하여 온 법인
• 피고는 원고와의 통상사용권 계약기간 종료 후인 2010. 2. 1.부터 2010. 3. 29.까지 상표권 사용 협의 등 절차를 거치지 않은 채 이 사건 상표가 부착된 수입물품 및 재고상품을 판매·유통하여 원고의 상표권을 침해함
• 피고의 침해기간 동안 판매된 제품 시가는 110,806,382원 상당이며, 피고는 수입단가에 약 55 ~ 59% 를 더한 가격에 판매하였으나 판매비용 등 입증 곤란
• 제1심은 원고 청구 중 21,290,322원 인용; 원고만 항소하여 원심은 원고 패소 부분 중 28,709,678원 추가 인용(합계 50,000,000원); 피고는 항소·부대항소를 제기하지 않음
• 원심은, 피고가 적법한 상표사용권자로부터 매수한 제품을 재판매하면서 제품포장·광고 등에 피고의 약칭 상호를 함께 표시한 행위는 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단함

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3) 적용법령 및 판례요지

적용법령

조문	요지
상표법 제67조 제5항	손해 발생은 인정되나 손해액 증명이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우, 변론 전체 취지와 증거조사 결과에 기초하여 상당한 손해액 인정 가능

판례요지

• 상고 적법성: 원고만 항소하고 피고가 항소·부대항소를 하지 않은 경우, 제1심 원고 승소 부분은 항소심에 이심은 되었으나 항소심 심판범위에서 제외됨. 항소심이 원고 패소 부분 중 일부를 취소하더라도 그것은 제1심 원고 패소 부분에 한정된 것이므로, 제1심 원고 승소 부분에 대하여는 항소심이 판결한 바 없어 피고의 상고대상이 될 수 없음(대법원 2007다22514, 22521 참조)

• 손해 발생의 사실상 추정: 상표법 제67조 제5항은 손해액 증명의 곤란을 감안하여 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정일 뿐이고, 손해 발생 자체까지를 추정하는 취지가 아님. 따라서 상표권자가 동 규정 적용을 받으려면 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고, 침해행위에 의하여 실제로 영업상 손해를 입은 것을 주장·증명하여야 함. 다만 그 증명 정도는 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하고, 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있음을 증명한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상 손해를 입었음이 사실상 추정됨(대법원 96다43119, 2007다22514·22521 참조)

• 손해액 산정: 피고의 판매 내역, 재고품 수량 차이, 수사기관의 수사 결과, 피고가 기초 자료를 밝히지 않은 점, 당사자 사이의 통상사용료 액수 등 변론 과정에 나타난 여러 사정을 종합하여 상표법 제67조 제5항에 의해 50,000,000원으로 산정함

• 상표 소진: 피고가 적법한 상표사용권자로부터 매수한 제품을 재판매하면서 제품포장·광고 등에 피고의 약칭 상호를 함께 표시한 행위는 상표권 침해에 해당한다고 보기 어려움

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4) 적용 및 결론

쟁점 ① — 피고의 제1심 원고 승소 부분에 대한 상고 적법 여부

• 법리: 원고만 항소하고 피고가 불복하지 않은 경우, 제1심 원고 승소 부분은 항소심 심판범위에서 제외되어 항소심 판결의 대상이 되지 않으므로 상고대상 자체가 없음
• 포섭: 피고는 제1심에서 항소도 부대항소도 제기하지 않았으므로, 원심은 오로지 제1심 원고 패소 부분(추가 인용 여부)만을 심판하였음. 피고가 제1심 원고 승소 부분(21,290,322원)에 대하여 상고를 제기하였으나, 이 부분은 항소심이 판결한 바 없는 부분임
• 결론: 해당 상고는 상고대상이 될 수 없는 부분에 대한 것으로서 부적법하여 각하

쟁점 ② — 상표법 제67조 제5항 적용 및 피고의 손해배상책임

• 법리: 상표권자가 침해자와 동종 영업을 하고 있음을 증명하면 특별한 사정이 없는 한 영업상 손해 발생이 사실상 추정됨
• 포섭: 원고는 피고와 동종의 가정용 주방기구 제조·판매업을 영위하고, 이 사건 상표의 통상사용권을 설정하여 상표사용료를 수령하거나 A/S 상담업무를 수행하는 등 실제 영업 중이었음. 피고는 통상사용권 계약기간 종료 후 협의 없이 이 사건 상표 부착 제품을 판매·유통하였음. 원고가 침해자와 동종 영업을 하고 있음이 증명되므로 특별한 사정이 없는 한 영업상 손해 발생이 사실상 추정됨
• 결론: 피고의 손해배상책임 인정. 원심 결론 정당, 상고 기각

쟁점 ③ — 손해액 산정의 적정성

• 법리: 손해액 증명이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우 상표법 제67조 제5항에 따라 변론 전체 취지와 증거조사 결과에 기초하여 상당한 손해액 인정 가능
• 포섭: 피고는 수입단가에 55 ~ 59% 를 더한 가격으로 판매하였으나 판매비용 등 입증이 곤란하여 이익액 산출이 어려움. 재고품 수량 차이, 수사기관 수사 결과 밝혀진 판매 내역, 피고가 기초 자료를 제출하지 않은 점, 당사자 사이의 통상사용료 등 제반 사정을 종합하여 50,000,000원으로 산정함
• 결론: 손해액 산정 정당, 피고·원고 양측 상고이유 모두 기각

쟁점 ④ — 약칭 상호 표시 행위의 상표권 침해 해당 여부

• 법리: 적법한 상표사용권자로부터 매수한 제품의 재판매에 상표 소진 이론이 적용될 수 있음
• 포섭: 피고가 적법한 상표사용권자로부터 매수한 제품을 재판매하면서 제품포장·광고 등에 피고의 약칭 상호를 함께 표시한 행위가 문제되었으나, 이는 상표권 침해에 해당한다고 보기 어려운 행위로 판단됨
• 결론: 원고의 해당 부분 상고이유 기각

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참조: 대법원 2015. 10. 29. 선고 2013다45037 판결