2016다25393 상표및상호사용금지

1) 쟁점

실체법적 쟁점

• 인터넷주소법 제12조에 따른 도메인이름 등록이전청구에서 '정당한 권원' 및 '부정한 목적' 요건 해당 여부
• 도메인이름에 관한 정당한 권원이 있는 자의 원상회복·방해배제청구권에 기한 도메인이름 사용금지 및 간접강제 청구 가부
• 상법 제23조 제1항에 따른 상호사용금지청구에서 '타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호' 및 '부정한 목적' 요건 해당 여부
• 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 '국내에 널리 인식된 상호' 해당 여부

소송법적 쟁점

• 인터넷주소법 제12조 제2항의 적용범위가 '사이버스쿼팅'에만 한정되는지 여부
• 도메인이름에 관한 권리가 대세효 없는 채권에 불과한지 여부

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2) 사실관계

• 원고(굿옥션 주식회사, 변경 전 상호 주식회사 바이하우스)는 경매부동산 정보제공서비스 업무를 목적으로 2001. 7. 27. 설립된 회사로, 설립 후 '굿옥션'이라는 상호로 영업함
• 원고 대표이사 소외 1은 2007. 8. 13. 소외 2와 이 사건 매매계약(법인주권 및 자산매매계약)을 체결하여 원고 주식 65% 및 유·무형 자산 일체를 21억 7,500만 원에 매도하기로 함
• 당시 원고와 소외 1은 주식회사 지지옥션의 경매정보 데이터베이스 무단 복제·배포로 형사재판을 받고 있었고, 소외 2 측은 손해배상 부담 회피를 위해 원고 상호와 동일한 명칭의 새 법인을 설립하고 원고가 상호를 변경하는 내용의 이 사건 변경계약을 체결함
• 원고는 2007. 8. 30. 상호를 '굿옥션 주식회사'에서 '주식회사 바이하우스'로 변경하였고, 소외 2는 같은 날 피고 굿옥션 주식회사(피고 회사)를 설립하여 원고의 유·무형 자산 일체(도메인이름 포함)를 인수받아 경매부동산 정보제공업을 시작함
• 원고가 피고 회사에 이전한 도메인이름 다수는 2010. 8. 4.경부터 소외 4(피고 회사 대표이사의 배우자)의 아들인 피고 2 명의로 수차례 등록이전됨
• 별소(대법원 2012. 5. 24. 선고 2012다5810 판결)에서 주주총회 특별결의 없이 체결한 이 사건 매매계약·변경계약이 무효임이 다투어졌고, 환송 후 항소심(대구지방법원 2013. 2. 8. 선고 2012나11189 판결)에서 피고 회사에 일부 도메인이름의 원고 등록이전이 명하여지고 확정됨
• 가처분결정(대구지방법원 2012. 8. 27.자 2012카합279 결정)에도 불구하고 피고 회사는 피고 2에게 도메인이름 등록이전을 계속하였고, 현재 이 사건 도메인이름은 모두 피고 2에게 등록되어 있음
• 원고는 2015. 11. 10. 상호를 '굿옥션 주식회사'로 다시 변경함
• 이 사건 도메인이름은 '굿옥션', '좋은경매' 단어를 직접 사용하거나 응용한 것으로 원고 상호 '굿옥션'과 동일하거나 유사함

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3) 적용법령 및 판례요지

적용법령

조문	요지
인터넷주소자원에 관한 법률 제12조 제1항	부정한 목적으로 도메인이름 등록·보유·사용 금지
인터넷주소자원에 관한 법률 제12조 제2항	정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등록말소 또는 등록이전 청구권
상법 제23조 제1항	부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호 사용 금지
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목	국내에 널리 인식된 상호의 부정경쟁행위 규율

판례요지

• 도메인이름 등록이전청구의 '정당한 권원' 요건: 도메인이름 등록말소·등록이전 청구를 위한 '정당한 권원'은 ① 대상표지를 타인의 도메인이름 등록 전에 이미 등록하였거나 상당 기간 사용하여 도메인이름과 밀접한 연관관계를 형성하고, ② 도메인이름을 대가 없이 말소하거나 이전받는 것이 정의 관념에 합당할 만큼 직접적 관련성 및 보호 필요성이 있어야 함(대법원 2013. 9. 12. 선고 2011다57661 판결 참조)

• '부정한 목적' 판단: 부정한 목적의 행위는 부당한 이득 취득 행위뿐만 아니라 도메인이름 등록을 방해하는 행위 등 부당한 이득과 직접 관련되지 않는 행위도 포함함. 인지도·창작성, 동일·유사성, 대상표지 인지 여부, 경제적 이익 취득 전력, 웹사이트 운영 여부, 신용·고객흡인력 등을 종합 고려하여 판단하여야 함(대법원 2017. 6. 29. 선고 2016다216199 판결 참조)

• 인터넷주소법 제12조 제2항의 적용범위: 사이버스쿼팅에만 한정되지 않으며, 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유·사용한 자 일반에 대해 적용됨

• 도메인이름 사용금지 및 간접강제 청구: 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 있는 자는 침해 또는 침해 우려가 있는 자에 대해 행위의 금지·예방을 청구할 수 있음. 이때 ① 침해행위 양태·피침해이익에 비추어 위법성이 인정되는지, ② 손해배상만으로 피해 회복의 실효성을 기대하기 어려운지, ③ 금지·예방으로 보호되는 권리자의 이익이 침해자의 손실보다 큰지를 종합 고려하여야 함. 다만 도메인이름 사용금지 청구는 해당 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위에 한정되고, 전자우편 주소나 광고·홍보 수단으로 사용하는 행위는 도메인이름 권리 침해로 보기 어려움

• 상법 제23조의 상호사용금지청구: '타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호' 해당 여부는 두 상호 전체를 비교 관찰하여 영업의 성질·내용·방법·수요자층의 밀접 관련성 및 일반인의 혼동 가능성 등을 종합 고려하여야 함. '부정한 목적'은 타인의 영업으로 오인하게 하여 부당한 이익을 얻거나 손해를 가하려는 부정한 의도를 의미하며, 명성·신용·영업 종류·규모·방법·상호 사용 경위 등을 종합하여 판단함(대법원 2016. 1. 28. 선고 2013다76635 판결 참조)

• 부정경쟁방지법상 '국내에 널리 인식된 상호': 원고 상호가 국내에 널리 인식되어 있다고 보기 어렵다는 원심 판단에 잘못 없음

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4) 적용 및 결론

① 피고 2에 대한 도메인이름 등록이전청구

• 법리: 인터넷주소법 제12조 제2항의 '정당한 권원'은 대상표지와 도메인이름의 밀접한 연관관계 및 보호 필요성이 충족될 것을 요하고, '부정한 목적'은 사이버스쿼팅에 한정되지 않으며 등록 방해 등 부당이득과 무관한 행위도 포함됨
• 포섭: 이 사건 매매계약·변경계약이 무효이므로 원고가 상호 '굿옥션'의 권리자임. 이 사건 도메인이름 대부분은 원고가 영업에 사용하던 것으로 '굿옥션'·'좋은경매'를 사용·응용한 것이어서 원고 상호와 동일·유사함. 피고 2는 이 사건 도메인이름을 자신 명의로 등록하면서도 피고 회사로 하여금 사용하게 하였고, 가처분결정 및 확정판결 이후에도 등록이전을 계속하였는바, 원고의 영업 방해 목적의 부정한 목적이 있다고 볼 여지가 큼. 원심은 인터넷주소법 제12조 제2항의 적용범위를 사이버스쿼팅으로 한정하는 잘못된 전제에서 청구를 배척함
• 결론: 원심판결 해당 부분 파기·환송

② 피고 회사에 대한 원상회복·방해배제청구권에 기한 도메인이름 웹사이트 주소 사용금지 및 간접강제 청구

• 법리: 도메인이름에 관한 정당한 권원이 있는 자는 침해 또는 침해 우려가 있는 자에 대해 금지·예방 청구 가능함. 도메인이름 권리 침해로 인정되는 범위는 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위에 한정됨
• 포섭: 피고 회사는 이 사건 도메인이름의 등록명의자가 아님에도 피고 2를 통해 이 사건 도메인이름을 자신의 인터넷 웹사이트 주소로 사용하여 원고의 도메인이름 권리를 침해함. 원고에게 등록이전이 이루어지더라도 피고 회사가 재등록이전 할 우려가 높고, 금전배상만으로는 피해 회복 실효성을 기대하기 어려움. 피고 회사는 도메인이름 정당한 권원자가 아니어서 금지로 인한 예상치 못한 손해를 입을 것이라 볼 수 없음. 원심은 도메인이름 권리에 대세효가 없다는 이유만으로 청구를 배척하는 법리 오해를 범함. 다만 전자우편 주소나 광고·홍보 수단으로 사용하는 행위는 도메인이름 권리 침해에 해당하지 않음. 피고 2는 실질적으로 이 사건 도메인이름을 사용하고 있지 않으므로 피고 2에 대한 사용금지는 불필요함
• 결론: 피고 회사에 대한 웹사이트 주소 사용금지 및 간접강제 부분 파기·환송, 나머지(전자우편 등 사용금지, 피고 2에 대한 사용금지) 부분 상고 기각

③ 피고 회사에 대한 상법 제23조의 상호사용금지청구 및 간접강제 청구

• 법리: 상법 제23조 제1항의 '타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호'와 '부정한 목적'은 영업 성질·수요자층의 혼동 가능성, 부당 이익 취득 또는 손해 가해 의도를 종합하여 판단함
• 포섭: 이 사건 변경계약이 무효이므로 상호 '굿옥션'의 권리는 원고에게 귀속됨. 피고 회사는 원고에게 귀속되어야 할 상호 '굿옥션'을 계속 사용함으로써 자신의 영업을 원고의 영업으로 오인하게 하고, 원고에게 손해를 가하며 부당한 이득을 취하려는 부정한 목적이 있었다고 볼 여지가 큼. 변경계약 무효 확정 및 반환 요구 이후에도 상호 계속 사용하며 이 사건 도메인이름까지 피고 2에게 이전한 사정이 있음. 원심은 원고가 이 사건 변경계약으로 상호를 포기하였다는 사정에 중점을 두어 부정한 목적을 부정함으로써 심리를 다하지 않은 잘못이 있음. 피고 2는 상호 '굿옥션'을 사용하는 자가 아니므로 피고 2에 대한 상호사용금지청구 불인정은 정당함
• 결론: 피고 회사에 대한 상호사용금지 및 간접강제 부분 파기·환송, 피고 2에 대한 부분 상고 기각

④ 부정경쟁방지법에 기한 문자 사용금지 및 간접강제 청구

• 법리: 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 보호는 '국내에 널리 인식된 상호'에 한정됨
• 포섭: 원심은 원고 상호가 국내에 널리 인식되어 있다고 보기 어렵다고 판단하였고, 기록에 비추어 이 판단에 법리 오해나 심리 미진이 없음
• 결론: 해당 부분 상고 기각

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참조: 대법원 2021. 7. 15. 선고 2016다25393 판결