2011다67651 특허등록명의이전

1) 쟁점

실체법적 쟁점

• 상법 제398조(이사와 회사 간 자기거래) 위반을 이유로 한 공유계약 무효 주장의 허용 주체
• 자기거래 무효를 주장할 수 없는 거래상대방(이사)이 처분권 위임약정의 효력까지 다툴 수 없는지 여부
• 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 권리 일부 지분에 관한 명시적·묵시적 양도 합의의 존부
• 이 사건 공유계약과 별개로 피고가 특허권 지분을 보유하는지 여부

소송법적 쟁점

• 소외 1 회사에게 피고의 지분 처분에 관한 적법한 대리권이 있었는지 여부 및 그 증명책임의 소재
• 원심의 심리미진 해당 여부

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2) 사실관계

• 소외 1 회사·피고·소외 2는 2005. 5. 16. 메타아르세나이트 항암제 '코미녹스' 연구개발 성과물(이하 '이 사건 성과물')을 세 당사자가 공유하고, 피고와 소외 2는 성과물 처분 권한을 소외 1 회사에 위임하는 내용의 공유계약(이하 '이 사건 공유계약')을 체결함
• 소외 1 회사는 2005. 12. 15. 원고와 이 사건 성과물에 관한 모든 권리를 원고에게 양도하고, 원고로부터 로열티를 지급받는 내용의 개발양도계약(이하 '이 사건 개발양도계약')을 체결함
• 이 사건 성과물에는 국제출원(PCT), 그 지정국 단계 특허권(원심판결 별지 2 목록), 그 지정국 단계 특허출원(원심판결 별지 3 목록)이 포함됨
• 피고는 이 사건 공유계약 체결 이전인 2001. 4. 28. 및 2002. 4. 25. 자신과 소외 2를 공동발명자로, 자신·소외 2·소외 1 회사를 공동출원인으로 하여 이 사건 메타아르세나이트 항암제 관련 특허출원을 한 바 있음(이하 위 특허권을 '이 사건 특허권'이라 함)
• 피고는 위 특허발명의 기술적 사상 창작에 실질적으로 기여한 발명자는 아니나, 특허발명 및 관련 권리를 소외 1 회사에 귀속시키는 과정에서 상당히 기여한 사정이 있음
• 원심은 이 사건 공유계약이 이사와 회사 간 자기거래에 해당하여 이사회 승인 없이 무효이나, 원고가 선의의 제3자에 해당하여 원고와 피고 사이에서는 무효라 할 수 없다고 판단하고, 피고의 항변을 배척하였음

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3) 적용법령 및 판례요지

적용법령

조문	요지
상법 제398조	이사와 회사 간 거래 시 이사회 승인 요구
특허법 제37조 제1항	특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로 양도 가능

판례요지

• 상법 제398조 위반의 무효 주장 허용 주체: 상법 제398조는 이사가 그 지위를 이용하여 회사와 직접 거래하거나 이사 자신의 이익을 위해 회사와 제3자 사이의 거래를 함으로써 회사 및 주주에게 손해를 입히는 것을 방지하려는 규정임. 따라서 이사와 회사 간 거래가 동 조항을 위반하였음을 이유로 무효를 주장할 수 있는 자는 회사에 한정되고, 거래상대방이나 제3자는 특별한 사정이 없는 한 무효를 주장할 이익이 없음. 거래상대방인 당해 이사 스스로가 위 규정 위반을 내세워 그 거래의 무효를 주장하는 것은 허용되지 않음(대법원 1973. 10. 31. 선고 73다954 판결, 대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다71271 판결 참조)

• 처분권 위임약정의 효력에 관한 다툼 가부: 피고가 이 사건 공유계약의 무효를 주장할 수 없다고 하더라도 그 공유계약에 포함된 처분권 위임약정의 효력을 당연히 다툴 수 없게 된다고 볼 수는 없음. 이사가 가진 권리에 대하여 회사에게 처분권을 위임하는 것은 상법 제398조의 이해상반행위에 해당하지 않으며, 이는 처분권 위임약정에 관한 당사자의 의사해석 문제임

• 처분권 위임약정의 해석: 이 사건 공유계약의 체결 경위와 내용에 비추어, 피고가 소외 1 회사에 처분권을 위임한 것은 지분공유약정이 유효함을 전제로 한 것으로 볼 여지가 상당함. 이사회 승인 없이 회사가 무효를 주장하는 사정이 생기더라도 처분권 위임 부분의 효력이 유지되도록 하려는 것이 당사자의 합리적 의사라고 보기 어려움. 따라서 소외 1 회사의 처분행위까지 유효하려면 피고가 처분권 위임의 효력도 부인할 수 없는 특별한 사정이 있어야 함. 소외 1 회사에게 적법한 처분권이 있었다는 점에 관한 증명책임은 원고에게 있음

• 특허를 받을 수 있는 권리의 양도 가능성: 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되나 재산권으로서 양도성을 지니며, 계약 또는 상속 등을 통해 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있음(특허법 제37조 제1항). 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 가능함

• 원심의 심리미진: 피고가 이 사건 공유계약 이전의 특허출원 당시 소외 1 회사와 특허를 받을 수 있는 권리 지분 양도에 관한 명시적·묵시적 합의가 있었는지 여부, 그에 따른 권리귀속 관계가 공유계약에 기한 권리관계와 별개인지, 피고가 공유계약과 무관하게 보유하는 지분의 처분권한까지 소외 1 회사에 위임한 것으로 인정할 근거가 있는지 등에 대한 심리 없이 판단한 것은 특허에 관한 권리의 이전 및 계약 당사자의 의사해석에 관한 법리 오해 및 심리미진에 해당함

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4) 적용 및 결론

쟁점 ① 상법 제398조 위반을 이유로 한 공유계약 무효 주장 허용 여부

• 법리: 상법 제398조 위반을 이유로 무효를 주장할 수 있는 자는 회사에 한정되고, 거래상대방인 당해 이사 스스로의 무효 주장은 허용되지 않음
• 포섭: 이 사건 공유계약은 소외 1 회사(회사)와 그 이사인 피고가 성과물 지분을 공유하기로 하는 자기거래에 해당하나, 거래상대방인 피고가 이사회 승인 없음을 이유로 무효를 주장하는 것은 위 법리에 따라 허용되지 않음. 원심이 이 사건 공유계약을 무효라고 판단한 것은 상법 제398조 법리 오해이나, 원고와 피고 사이에서 공유계약이 무효라는 피고의 주장을 배척한 결론은 정당함
• 결론: 이 부분 상고이유는 결론에서 이유 없음

쟁점 ② 처분권 위임약정의 효력 및 소외 1 회사의 대리권 범위

• 법리: 처분권 위임약정의 효력은 당사자의 의사해석 문제이고, 소외 1 회사에게 적법한 처분권이 있었다는 점의 증명책임은 원고에게 있음
• 포섭: 이 사건 특허권은 이 사건 공유계약 이전인 2001년·2002년에 피고를 공동출원인으로 하여 출원된 것으로, 피고가 발명자는 아니더라도 관련 권리의 소외 1 회사 귀속 과정에서 상당히 기여한 사정이 있어, 출원 당시 소외 1 회사와 피고 사이에 특허를 받을 수 있는 권리 지분 양도에 관한 명시적·묵시적 합의가 있었을 여지가 있음. 이 경우 피고의 이 사건 특허권 지분 귀속은 공유계약과 별개임. 처분권 위임약정은 지분공유약정이 유효함을 전제로 한 것으로 볼 여지가 상당하여, 별도 지분에 대한 처분권까지 위임된 것인지는 별도로 심리가 필요함. 원심은 이에 대한 심리·판단 없이 소외 1 회사가 피고의 지분을 포함한 모든 권리를 원고에게 양도한 이 사건 개발양도계약이 피고에게도 효력이 있다고 판단하였음
• 결론: 원심은 특허에 관한 권리의 이전 및 계약 당사자의 의사해석에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 있음 → 원심판결 파기, 서울고등법원에 환송

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참조: 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67651 판결